Il marchio d’impresa tra tutela e diritti

In  che modo si può tutelare e valorizzare la propria azienda, affinché sia riconoscibile sul mercato e protetta da atti di concorrenza sleale? Tramite i segni distintivi e, innanzitutto, il marchio d’impresa.

Quali sono gli elementi distintivi dell’impresa?

Gli elementi distintivi sono quei beni immateriali che hanno la finalità di identificare l’impresa e i suoi prodotti/servizi sul mercato, a garanzia della loro origine, in funzione della scelta di acquisto del consumatore e, pertanto, della percezione che egli ha su quel prodotto/servizio.

I principali segni distintivi dell’impresa, tutelati dal Codice civile e dal Codice della proprietà Industriale, sono i seguenti.

La ditta e l’insegna

La ditta indica il nome dell’imprenditore, che non sia simile o uguale a quella in uso da altra impresa: deve includere infatti «almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore» che ne ha il diritto d’uso esclusivo (art.2563 c.c. e ss.).

Il diritto su di essa, e di conseguenza la relativa tutela, è ottenuta tramite registrazione al Registro delle Imprese o un suo uso effettivo e pubblico.

L’insegna invece identifica un bene aziendale, ossia i locali entro i quali viene svolta l’attività dell’impresa (art. 2568 c.c.).

Entrambi i segni distintivi sono parte integrante dell’impresa, per cui l’eventuale trasferimento dell’uno e/o dell’altro non può avvenire separatamente dall’azienda stessa di riferimento.

Il marchio

Il terzo segno distintivo, il marchio, assume un ruolo sostanziale nel contraddistinguere i prodotti/servizi dell’impresa, rappresentando di fatto l’azienda, la sua storia e i suoi valori.

A  questi tre segni distintivi se ne affiancano altri, però con un apporto più pratico, quali la sigla, l’emblema e il nome a dominio. Quest’ultimo viene scelto qualora, in esecuzione di uno specifico piano di comunicazione aziendale, si decida di aprire un sito web.

Data questa breve panoramica di presentazione dei segni distintivi, e in funzione del ruolo centrale che tra essi ha assunto sul piano economico il marchio d’impresa, l’intera disciplina dei segni distintivi ha trovato ispirazione proprio dai principi normativi tratti, in relazione ad esso, da:

• Codice civile, agli artt.2569-2574;
• Codice della proprietà industriale – c.p.i. – (e successive modifiche, anche a seguito della riforma con Legge n.102 del 24 luglio 2023);
• normativa dell’Unione Europea, come il Regolamento (UE) n. 1001/2017 (sulla disciplina del marchio dell’Unione Europea) – RMUE.

Pertanto, da questa normativa si evincono i requisiti necessari a garantirne la validità e a tutela dei diritti di PI.

I requisiti dei segni distintivi

I segni distintivi, ai fini anche della idoneità alla registrazione, devono dunque possedere specifici requisiti, quali la capacità distintiva (art.13 c.p.i.), la novità e originalità (art.12 c.p.i.), la liceità (art.14 c.p.i.) e, nel tempo, anche la notorietà, che integra l’uso continuativo degli stessi.

L’obiettivo è attuare una tutela che precluda qualsiasi violazione dei diritti, così come atti di concorrenza sleale, di natura confusoria e/o denigratoria (art.2598 c.c.), in esecuzione di pratiche commerciali scorrette, le quali possano danneggiare l’azienda, sia sotto il profilo economico che di rischio d’immagine e reputazione aziendale.

Ma quali sono gli strumenti utili a proteggere il marchio d’impresa da eventuali violazioni di terzi?

Il marchio d’impresa: la tutela

Il marchio, come menzionato, va a contraddistinguere i prodotti/servizi di un’impresa:

• ai fini di un’idonea e lecita commercializzazione sul mercato;
• a garanzia di un’efficace e valida protezione sin dall’inizio del suo ciclo di vita.

Alla base della scelta del marchio, che identifichi la propria azienda, è necessaria una profonda conoscenza della relativa strategia aziendale, ovvero aver ben chiaro da dove si vuole partire e dove si vuole arrivare.

Pertanto, occorre plasmare il proprio marchio (denominativo, figurativo o misto), affinché sia espressione dei valori aziendali e risponda all’intento di potenziamento dei relativi asset, in funzione sia di interessi economici che di una competitività sul mercato.

Ma perché il marchio possa ottenere una tutela che sia totale, tanto in riferimento al valore economico, quanto al livello di protezione territoriale e di garanzia di tutela in giudizio – originato da una violazione degli stessi – è bene procedere alla sua registrazione.

Il marchio “di fatto”

Partendo dal presupposto che non vi è obbligo alcuno di registrazione di un marchio d’impresa, per cui l’imprenditore è libero di scegliere se registrarlo o meno, anche il marchio non registrato – cosiddetto “marchio di fatto” – può essere tutelato, ma solo se rispetta determinate condizioni:

• presenti i requisiti di validità necessari a identificarlo come tale;
• il titolare sia in grado di dare prova di un suo effettivo uso continuativo, che ne abbia garantito l’affermarsi del requisito della notorietà.

Di fatto però qual è la scelta migliore per l’azienda?

Perché registrare un marchio d’impresa?

La scelta di procedere alla registrazione del marchio d’impresa è spesso frenata dalla mancanza, o poca consapevolezza, di cosa sia la Proprietà Intellettuale, della sua importanza per valorizzare e far crescere la propria impresa.

Oltre a non possedere un’adeguata conoscenza sulle corrette procedure da applicare a tutela degli asset aziendali.

La registrazione del marchio d’impresa deve avvenire nei Paesi in cui l’imprenditore intende attuare il proprio piano aziendale, ovvero dove avrà certezza che vi sia un uso effettivo sui relativi prodotti/servizi rivendicati.

Pertanto, a tale scopo, diventa essenziale pianificare attentamente la strategia economica dell’impresa, decidendo sin da subito:

• aspetto, struttura e tipologia di marchio (denominativo, figurativo, misto; così come marchio sonoro, olfattivo, marchio di posizione, di colore o anche multimediale);
• quali prodotti/servizi s’intendono coprire, quindi tutelare con la registrazione, e su quali territori estendere la protezione.

Infatti è essenziale sapere che, una volta ottenuta la registrazione del marchio, non sarà più possibile modificarlo ed estenderlo ad ulteriori attività. 

Qualora successivamente se ne abbia la necessità, per esigenze di strategia aziendale o ridefinizione delle priorità, occorrerà registrare un nuovo marchio.

Procedura di registrazione del marchio d’impresa

Una volta progettato e realizzato il marchio, occorre innanzitutto accertarsi che:

• risponda ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea (come art. 7 c.p.i. e art. 4 RMUE);
• non si sovrapponga a marchi identici e/o simili a quelli di altra impresa concorrente,che possano entrare in conflitto con detto marchio che si intende depositare. A tal fine si effettuano controlli preliminari (“ricerca di anteriorità”) a verifica dei requisiti di validità del segno.

Di fatto è oggetto di registrazione il segno che possa essere rappresentato in qualsiasi modo o

«in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa (…), facilmente accessibile, intellegibile (…)» (Considerando 10 RMUE).

Tipi di registrazione

Il marchio può essere registrato su tre diversi livelli territoriali, a tutela dello stesso e dei prodotti/servizi da esso rivendicati, tramite il pagamento delle tasse di deposito. Queste sono applicate in funzione del numero delle classi merceologiche scelte e del tipo di registrazione.

La domanda di registrazione del marchio deve includere, in relazione a specifici interessi commerciali ed economici:

• le classi merceologiche di prodotti/servizi rivendicate (tratte obbligatoriamente dall’elenco di servizi/prodotti della Classificazione di Nizza);
• la relativa estensione territoriale, nazionale, comunitaria o internazionale.

Registrazione marchio nazionale

Tutela il marchio limitatamente al territorio del Paese di riferimento, come ad esempio l’Italia. Il deposito della domanda avviene presso l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – o presso le Camere di Commercio, in modalità telematica o cartacea.

Registrazione marchio dell’Unione europea

Tutela il marchio su tutto il territorio dell’Unione europea, compresa l’Italia. La domanda va depositata presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) tramite procedura telematica.

Registrazione marchio Internazionale

Tutela il marchio nei Paesi che hanno aderito al Sistema Madrid e che sono designati nella domanda di registrazione presentata all’WIPO (Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale).

In caso di estensione della tutela nei Paesi non inclusi in tale sistema, sarà necessario procedere ad una registrazione nazionale per ogni Paese, sempre tramite la WIPO.

Per poter registrare un marchio internazionale occorre obbligatoriamente depositare il “marchio di base”, ad esempio quello italiano o il marchio UE.

Una volta approvata la registrazione, il titolare del marchio acquista un diritto esclusivo su di esso per una durata di 10 anni (rinnovabile all’infinito) a far data dal deposito della domanda, con facoltà di vietare a terzi un suo uso illecito senza consenso.

Attenzione al nome a dominio che contiene un marchio!

Proprio in funzione del rischio di violazioni dei diritti di PI da parte di soggetti terzi, si richiama anche la connessione che esiste tra il marchio e un altro importante segno distintivo, il nome a dominio.

Ai sensi dell’art.22 c.p.i., in applicazione del principio di unitarietà tra segni, non è consentito l’uso “confusorio” di un marchio anteriore registrato.

Infatti, è fatto divieto adottare come nome a dominio «un segno uguale o simile all’altrui marchio», se, a motivo dell’identità o somiglianza al marchio registrato, si possa determinare una violazione dei diritti di PI.

In conseguenza di ciò, si può ricadere in un evidente:

• rischio di confusione nei consumatori che, tratti in inganno, possono sviare la loro scelta di acquisto;
• rischio di associazione tra segni, ovvero se l’uso illecito del marchio rinomato è tale da arrecare un pregiudizio al titolare dello stesso e un indebito vantaggio del terzo, quale attore dell’illecito.

Per questo motivo, il titolare del marchio ha la facoltà di agire nei confronti del terzo, che di fatto ha registrato un nome a dominio, contenente un marchio registrato, anche noto, ad esso perciò confondibile.

Così come il titolare di un nome a dominio, in applicazione del principio «first come, first served» (il primo che registra acquista per primo la tutela) e della peculiare unicità del nome a dominio, può richiedere la revoca della registrazione se vi sia somiglianza o identità con quello già registrato (“domain grabbing”).

L’intento della presente trattazione è stato di fornire alcuni spunti sull’ampio e complesso mondo del marchio, ma se hai necessità di una consulenza legale a protezione dei tuoi diritti e interessi aziendali, non esitare, contatta lo Studio Bisconti Avvocati.